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Contraffazione del marchio e giudizio di affinità. Il caso METRO

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Scritto da Andrea Rinaldo

Secondo la Corte di Cassazione, sent. 04­.03­.2015, n. 4386, la tutela contro la contraffazione di marchio è configurabile solo fra prodotti che siano tra loro identici o affini avuto riguardo alla loro natura, alla clientela cui sono destinati ed ai bisogni che intendono soddisfare. Il giudizio di affinità, inoltre, dovrà considerare in concreto la comunanza delle caratteristiche dei prodotti, non la sola appartenenza degli stessi ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume. Capiamo il perché di tale decisione.

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La vicenda vede protagoniste, da un lato, le società Metro International DL AG e Metro Italia Cash and Carry s.p.a., entrambe facenti parte del gruppo METRO, nota catena di distribuzione mediante grandi magazzini di vendita self­ service, rispettivamente titolare e licenziataria del marchio italiano denominativo M.E.T.R.O., con rivendicazione estesa anche alla classe merceologica 16, relativa a periodici e quotidiani.
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Dette compagini agivano, innanzi al Tribunale di Torino, nei confronti della Tidnings AB Metro, titolare del marchio italiano METRO figurativo e denominativo, rivendicati, tra l’altro, per la medesima classe merceologica ma registrati entrambi in data 24.04.1996.
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Stante l’avvenuta registrazione successiva del marchio, la domanda delle attrici era finalizzata alla dichiarazione di nullità del marchio in titolarità della Tidnings AB Metro per carenza di novità, nonché per l’accertamento della contraffazione. Ciò in quanto entrambe le parti diffondevano “gratuitamente” beni nella medesima classe merceologica, ovvero, un catalogo di prodotti ed un giornale gratuito.

La distinzione tra marchio figurativo e denominativo

Prima di procedere con l’analisi del dettato giurisprudenziale dobbiamo chiarire alcuni concetti. In particolare dobbiamo definire cosa si intende per marchio denominativo e per marchio figurativo.

Il marchio denominativo

Parliamo di marchio denominativo per indicare un marchio composto di sole parole, senza l’aggiunta di disegni o di altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. Va da se che solitamente in tal caso il marchio viene registrato per ogni forma espressiva dello stesso, per la pronuncia fonetica, nonché per ogni forma rappresentativa.

Nel caso in esame, in particolare, le società Metro International DL AG e Metro Italia Cash and Carry s.p.a. erano rispettivamente titolare e licenziataria del marchio denominativo M.E.T.R.O, in qualunque forma espressa e riprodotta. Se tuttavia ciò può risultare un limite alla concorrenza ed al mercato, privando de facto chiunque dal diritto di utilizzare una parola di uso comune, quale M.E.T.R.O., successivamente vedremo anche il concetto di “Classe”.

Il marchio figurativo

Nel caso di marchio figurativo, il segno viene rivendicato esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione, con la possibilità, in ogni caso, di espandere la tutela anche nei confronti dei marchi simili o confondibili.

Ad esempio, nel caso della Tidnings AB Metro, questa aveva provveduto a depositare il proprio marchio anche come figurativo, rivendicato ogni diritto sull’utilizzo del segno Metro, rappresentato su sfondo verde, con la “O” finale formata da un globo (come da immagine sopra riportata).

Il concetto di classe merceologica

Quando si deposita la domanda di marchio si necessita anche di indicare per quali classi merceologiche si richiede di rivendicare il segno distintivo, al fine di indicare l’ambito di utilizzo dello stesso. A livello internazionale, a fini di uniformità, ciò viene fatto prendendo a riferimento l’Accordo di Nizza, la cui classificazione suddivide i prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45, dividendole per titolo.

In particolare, nel caso sopra individuato, Metro vs. Metro, entrambi i marchi erano registrati rivendicando la classe 16, la quale ricomprende:

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; Stampati; Articoli per legatoria; Fotografie; Cartoleria; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; Materiale per artisti; Pennelli; Macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); Materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); Materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); Caratteri tipografici; Cliché

Come detto, infatti, entrambe distribuivano un prodotto che poteva rientrare in detta classe merceologica. Da un lato un catalogo di prodotti, dall’altro un giornale gratuito.

Il concetto di novità del marchio

Distinto tra marchio denominativo e marchio figurativo, rilevato anche che ciascuno marchio dovrà indicare le categorie merceologiche per cui viene registrato, dobbiamo capire cosa si intenda per novità.

Infatti, il giudizio di primo grado, promosso da Metro International DL AG, nonché da Metro Italia Cash & Carry s.p.a., era volto alla declaratoria di nullità del marchio Metro, registrato in data successiva dalla Tidnings AB Metro, per difetto del requisito della novità.

Secondo l’art. 12, Codice della Proprietà Industriale, non può essere registrato come come marchio un segno che alla data del deposito della domanda di registrazione sia già usato come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione.

Nel caso in esame, appare evidente che laddove si ritenga che i cataloghi ed i periodici di informazione siano tra loro prodotti identici, simili o affini, il marchio registrato in data successiva sarà da dichiararsi nullo, proprio per carenza del requisito di novità del marchio.

In particolare, con riguardo alla novità del marchio, ed affinità delle categorie merceologiche, la giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano, con sentenza del 4.07.2012, si era espressa nel senso di ritenere che: “in tema di tutela del marchio utilizzato tra settori affini, tra più operatori commerciali, al fine di accertare la confondibilità delle denominazioni sociali, non devono considerarsi tanto le attività in concreto svolte dalle società che abbiano denominazioni simili quanto, piuttosto, la potenziale concorrenzialità delle stesse, desumibile dall’oggetto sociale in quanto espressione dell’ambito complessivo di attività che le società potrebbero svolgere sul mercato di riferimento.”

Il caso in esame

Dunque, detto in brevi termini: entrambe le compagini societarie avevano registrato il marchio METRO, denominativo e/o figurativo, ed entrambe lo avevano registrato in riferimento alla classe 16, relativa a stampati, riviste e giornali.

Sia l’adito giudice di primo grado , Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 27.1.2004, che la successiva Corte d’Appello di Torino, ritenevano fondate le pretese della Metro Italia Cash and Carry s.p.a. (nelle more dei procedimenti divenuta da licenziataria a cessionaria del marchio M.E.T.R.O.). In particolare si riconosceva la nullità del marchio detenuto dalla Tidnings AB Metro e perfezionata la contraffazione, con relativa inibitoria all’utilizzo del marchio, condanna a distruggere ogni prodotto che recasse il segno “Metro” e condanna al risarcimento del danno.

Secondo il Giudice di merito, infatti, era “evidente l’identità dei marchi in oggetto sotto il profilo denominativo, fonetico e concettuale“. Ciò non solo per il fatto che i marchi erano registrati per la medesima classe merceologica, ma altresì perchè venivano impiegati su prodotti rientranti nel genere degli stampati.

Come detto, anche la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. stampava e diffondeva un periodico denominato “Metro”, dal contenuto pubblicitario, così come la Tidnings AB Metro che diffondeva gratuitamente un giornale, con ad oggetto temi di attualità e interesse generale, notizie e cronaca. Pertanto, a detta dei giudici di merito, non si rendeva nemmeno necessario provare la confusione tra i due marchi, resa evidente dalla distribuzione dei prodotti nella medesima categoria merceologica, e rivolti alla medesima clientela.

La Società Tindings AB Metro ricorreva pertanto al Giudice di legittimità, sostenendo l’erroneità della pronuncia del giudice di merito, tra l’altro, per i seguenti motivi:

Primo

Il giudice di merito ravvisava l’affinità dei marchi non tra prodotti affini, ma tra servizi e prodotti e, nella specie, tra il servizio della distribuzione Cash and Carry ed i cataloghi dei prodotti che vengono offerti nello svolgimento di tale servizio, rispetto ad un periodico di divulgazione di fatti di cronaca. Il catalogo di un’impresa di grande distribuzione non avrebbe, infatti, alcuna autonomia funzionale rispetto al servizio prestato dall’impresa stessa: la diffusione dello stesso sarebbe infatti meramente strumentale alla distribuzione dei prodotti secondo la tecnica selfservice.

Secondo

La società Tindings AB Metro lamentava, inoltre, il fatto che la Corte di merito fosse incorsa in 3 contraddizioni: (1) per avere ricavato l’ambito della tutela del marchio da quello della comunicazione stampata dopo avere concesso la irrilevanza del supporto cartaceo; (2) avere affermato che la comunicazione sia del catalogo come del giornale sia caratterizzata da comuni “fini economici” dopo avere dato atto che il quotidiano della ricorrente contiene articoli di cronaca, politica, costume ed altro; (3) ricondurre i “fini economici” del giornale al fatto che esso vive di inserti pubblicitari e di avere così confuso tra finanziamento dell’informazione e promozione delle vendite degli articoli della grande distribuzione.

Terzo

Si contestava inoltre l’aver ravvisato la periodicità come caratteristica comune delle due comunicazioni stampate, nonostante che gli inserti pubblicitari non abbiano periodicità di alcun genere.

Quindi, detto in altri termini, la società Tindings AB Metro contestava che il catalogo pubblicitario diffuso dalla Metro Italia Cash and Carry s.p.a. fosse realmente una rivista e/o un periodico, cercando pertanto di evidenziare la mancanza di affinità tra i due prodotti, preservando de facto la validità del proprio marchio.

Ciò che la Tindings AB Metro cercava di sostenere era il fatto che la rivista pubblicitaria della Metro Italia Cash and Carry s.p.a. fosse un prodotto unicamente destinato ad aumentare le vendite dei propri prodotti, rivolto solo ai propri clienti, e non destinato a fornire un servizio di informazione.

Inoltre, il fatto stesso che la rivista di informazione e cronaca, stampata dalla Tindings AB Metro, fosse distribuita gratuitamente, escludeva il fine di lucro che invece era certamente alla base della pubblicazione della rivista da parte del rivenditore cash and carry. O meglio, la rivista prodotta dalla catena commerciale era certamente rivolta a pubblicizzare i propri prodotti, non a fare informazione, intesa come divulgazione di fatti e notizie.

La decisione della Corte

Ciò detto, la Suprema Corte di legittimità, con sentenza 04.­03.­2015, n. 4386, riformando quanto deciso dai giudici di merito, ha provveduto a ribadire che il giudizio di contraffazione deve avere ad oggetto solo segni relativi a prodotti identici e/o affini, cioè appartenenti allo stesso genere, “in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare.”

Sempre a detta della Corte: Tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti, e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume, ciò avuto riguardo anche al fatto che la stessa indagine sulla ricorrenza dell’affinità fra prodotti non è in alcun modo vincolata all’inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica, avendo tale tabella mero carattere tassativo e perseguendo la stessa finalità prevalentemente fiscali.1

In particolare, come sopra indicato nella citata giurisprudenza del 4.07.2012 del Tribunale di Milano, l’indagine sull’affinità va fatta in concreto, e consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, cosicché l’affinità esistente tra i prodotti induca il consumatore a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall’eventuale identità dei canali di commercializzazione.

Ciò detto secondo il Giudice di legittimità, con propria sentenza del 04­.03­.2015, n. 4386, ha statuito che non possono paragonarsi tra di loro un quotidiano di informazione con una rivista pubblicitaria, diffusa al solo scopo di aumentare le vendite, poiché spinti da due motivazioni di distribuzione ben distinte. Non basta nemmeno, a tal proposito, sostenere che il periodico di informazione gratuita, poiché sostentato dalla pubblicità, costituisca indiretto veicolo di informazione pubblicitaria.

Pertanto, il ragionamento proposto dal Giudice di merito appare, a detta della Corte, carente dal punto di vista della motivazione, non risultando infatti analizzato il pubblico di riferimento dei due giornali, l’uno costituito dai clienti dei magazzini commerciali Metro e l’altro indifferenziato e costituito dai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico.

Non risulta neppure analizzato il tipo di bisogno che le due riviste intendono soddisfare e non viene individuata la differenza che esiste tra una informazione specializzata, rivolta ad un pubblico di acquirenti dei prodotti della stessa società che pubblica il periodico, ed una generalista rivolta fini di informazione quotidiana, sia pure contenente messaggi pubblicitari di vario genere che però non si riferiscono a prodotti messi in vendita dall’editore.

Infine non venivano effettuate, da parte del giudice di primo grado, valutazioni sulla prevalenza della funzione informativa rispetto a quella pubblicitaria e sulla possibile diversità che esiste tra il pubblico interessato a conoscere le notizie quotidiane e quello interessato esclusivamente alla pubblicità dei prodotti.

Per tale motivo, riassumendo, la Corte afferma, sostanzialmente riprendendo le proprie precedenti interpretazioni giurisprudenziali, che vi può essere contraffazione di marchi solo fra prodotti identici o affini, appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che intendono soddisfare. Ciò avuto riguardo alla qualità ontologica dei prodotti, e non alla sola e mera appartenenza degli stessi ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume.


  1. Cass. 23787/04; Cass. 3639/09. 

Info sull'Autore

Andrea Rinaldo

Laureato in Giurisprudenza ed appassionato di informatica. Mi occupo di proprietà intellettuale, industriale, privacy ed ICT.

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