IP

Divani&Divani. Quando un marchio debole diviene meritevole di tutela

divanidivani_logo-796x364
Scritto da Andrea Rinaldo

Proponiamo un’analisi della distinzione tra i concetti di marchio debole e marchio forte, prendendo in esame una recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui un marchio originariamente debole, come il segno Divani&Divani, per effetto del Secondary Meaning può acquisire il carattere della distintività.

La distintività del marchio

Il marchio forte

Il marchio d’impresa si può distinguere in marchio debole e in marchio forte.

In particolare, un marchio può essere definito forte quando il segno che lo compone (ad esempio il segno verbale, ovvero una parola) è privo di attinenza con il prodotto a cui si riferisce.

ad esempio, nell’inglese corrente, il termine “Apple” sarà un marchio debole laddove si riferisca ad un frutto, mentre sarà certamente un marchio forte laddove si riferisca a computer o smartphone.

Più il segno – che può essere una parola, un suono, un colore o una disegno – è lontano dalla rappresentazione del prodotto o del servizio cui viene apposto, più questo diverrà forte. La distintività, dunque sarà tanto più efficace tanto più il segno appare concettualmente distante dal prodotto contraddistinto.

Il marchio debole

Al contrario, si è in presenza di un marchio debole quando il segno è descrittivo della natura del prodotto, della qualità dello stesso, o si limita a riportare alla mente il prodotto o il servizio contraddistinto.

Ad esempio, nel caso precedente, l’uso del segno “mela” per contraddistinguere un determinato tipo di frutto sarà sicuramente un marchio debole.

La differenza sostanziale tra un marchio debole ed un marchio forte sta nel fatto che il titolare del primo non potrà opporsi a che altri soggetti utilizzino segni “distintivi” caratterizzati da lievi varianti rispetto al proprio.

Come detto, data la scarsa distintività del marchio debole rispetto al prodotto, il concetto stesso di distintività del marchio viene a mancare.

Il segno “mela” usato per individuare quella specifica mela derivante da una precisa piantagione non potrà mai essere un concetto distintivo di specifiche qualità di tale frutto. Proprio per tale motivo, stante l’assenza di distintività del segno, questo non potrà essere tutelato rispetto a terzi che utilizzino il medesimo marchio, o un marchio simile.

Diverso è il caso in cui il segno “mela” venga usato per indicare un elaboratore elettronico. In tal caso, data la lontananza dei due settori merceologici, si avrà una distintività del termine, con conseguente tutelabilità in sede di contenzioso.

La debolezza sta nel fatto che il titolare non può opporsi a che altri usino un marchio caratterizzato da lievi varianti rispetto al proprio.

Quindi un marchio forte otterrà una maggiore tutela giuridica rispetto ad un marchio debole, proprio in virtù della sua maggiore lontananza concettuale con il prodotto che contraddistingue.

Il caso Divani&Divani

Molto particolare risulta essere il caso Divani&Divani by Natuzzi.

Il segno “Divani” per contraddistinguere un prodotto nella categoria merceologica dei divani non ha di per sé carattere distintivo.

L’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, rubricato “Capacità Distintiva” al primo comma prevede infatti che:

  1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
    • a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
    • b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Appare evidente come il termine “Divani” possa risultare privo di carattere distintivo trattandosi di denominazione generica di prodotto, e comunque di una indicazione descrittiva dello stesso.

Da Wikipedia. “Divano”: sedile imbottito e dotato di braccioli come una poltrona, ma di forma allungata in modo da poter accogliere più persone contemporaneamente. È un elemento piuttosto comune dell’arredamento privato e pubblico moderno.

Il citato articolo 13, tuttavia, al secondo comma, prevede che:

In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Ciò sta a significare che, se l’uso fatto del segno in relazione ad un prodotto ha permesso di assumere carattere “distintivo”, tale segno potrà essere registrato.

Inoltre, sempre nel caso di distintività acquisita, non potrà parimenti essere dichiarato nullo. Ciò viene indicato nel successivo comma terzo dell’articolo 13:

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

In estrema sintesi. Se un termine, inizialmente considerato generico e descrittivo, assume carattere distintivo in base all’utilizzo che ne viene fatto sarà sempre tutelabile ai sensi dei citati articoli 13, comma 2 e 3 del CPI.

In ogni caso il marchio non può essere nullo ab origine, ma solo generico e con scarsa capacità distintiva.

La norma parla, infatti, di marchio che non può essere considerato nullo se prima della eccezione di nullità acquista carattere distintivo, ovvero se acquisisce carattere distintivo prima della domanda di registrazione.

Infatti, la norma si riferisce implicitamente ad un marchio già registrato, o ad un marchio che acquisti carattere distintivo prima della registrazione.

Tale fenomeno, secondo cui un marchio diviene forte a seguito dell’uso fatto, viene definito Secondary Meaning.

Tornando al caso di specie, l’accostamento dei termini Divani&Divani, congiunto alla forte campagna pubblicitaria connessa, potrebbe aver determinato una distintività sopraggiunta del marchio in esame. Tanto più che, ad una semplice analisi, digitando in Google il termine “Divano”, il sito web della Natuzzi SPA appare tra i primi risultati della S.E.R.P.

L’oggetto del giudizio di merito. La decisione della Corte d’Appello

Detto tema è stato trattato con Corte di Cassazione del 02-02-2015, n. 1861.

La vertenza era tra Natuzzi S.P.A., titolare del marchio Divani&Divani, contro la Divani&Divani S.r.l. (la cui denominazione sociale pareva comprendere il marchio detenuto da Natuzzi S.P.A.)

Secondo la Corte d’Appello di Bari, che si uniformava a quanto deciso dal Giudice di prime cure, il marchio Divani&Divani appariva quale marchio debole poiché “composto con parola di uso comune, senza una originalità connessa alla ripetizione della parola e all’inserimento della “e” commerciale (&)“, concludendo per l’assenza di contraffazione nella denominazione sociale della convenuta in quanto.

La medesima Corte territoriale, inoltre, riteneva non rilevante – al fine di accertare la natura debole o forte del marchio – l’elevata diffusione dello stesso a livello commerciale e pubblicitario, ottenuta a seguito del prolungato uso e delle caratteristiche stilistiche del segno adottato. Ciò poiché, a detta dei giudici di primo e secondo grado: “non è comunque lo sforzo pubblicitario conseguente alla registrazione del marchio, ovvero l’ambito e i tempi di commercializzazione del prodotto che possono determinare il mutamento … del marchio, originariamente debole, in … marchio forte”.

Il Giudizio di legittimità. La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di legittimità, tuttavia, si è discostata da tale pronuncia sulla base di due motivi essenziali:

  1. la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva;
  2. il segno in questione potrebbe comunque godere di un grado di distintività acquisita (Secondary Meaning);

La tutela del marchio debole

A giudizio dei giudici di legittimità, anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se, anche in presenza di una variante del segno, non è escluso il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva.

Se così non fosse, la tutela del marchio debole sarebbe limitata ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, ovvero ai casi di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello anteriore registrato.

Il segno in questione, infatti, sebbene consistente in una ripetizione di un termine di uso comune assume comunque capacità distintiva, seppur debole, risultando perciò valido.

Per tale motivo, a detta degli Ermellini, “anche una parola di uso comune può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante1.

Va inoltre effettuato un esame in via globale e sintetica dell’insieme degli elementi salienti, grafici e visivi, assumendo la posizione valutativa del consumatore medio dei prodotti al quale il marchio è presentato2.

Il giudizio della Corte di Merito, pertanto, avrebbe dovuto basarsi non tanto sull’astratto valore comune del termine “Divani&Divani”, ma sulla idoneità della condotta tenuta da parte della società convenuta (utilizzando il termine Divani & Divani quale denominazione sociale) di appropriarsi del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio anteriore, riproducendolo o imitandolo nella parte destinata ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

Il concetto di Secondary Meaning

Inoltre la Corte territoriale ha escluso completamente, errando, che un segno originariamente debole e privo di capacità distintiva possa, con l’uso e per effetto della ingente pubblicità, diventare forte, mediante una riabilitazione o convalidazione del marchio medesimo.

Può accadere, infatti, che un marchio originariamente debole, possa acquisire distintività mediante l’uso che ne viene fatto, ovvero attraverso la pubblicità. Cosicché, anche laddove il marchio originariamente avesse una connotazione descrittiva, o fosse composto di un termine generico, comunque rafforzare la propria capacità distintiva attraverso la diffusione e la pubblicità 3.

Quest è il caso del Secondary Meaning, ovvero della possibilità di un segno di divenire forte e distintivo con l’uso fatto.

Come già definito da precedente giurisprudenza4, infatti:

Il fenomeno del secondary meaning, vale a dire il mutamento di significato, da generico a specifico, nella percezione del pubblico, o riabilitazione del marchio, dunque, consente, nel tempo, ad un marchio nullo, in quanto generico e privo di capacità distintiva, di divenire valido e ad un marchio debole, dotato di scarsa capacità distintiva, di divenire forte, tramite l’intenso uso, l’accreditamento e la notorietà conseguiti per effetto della propaganda e pubblicità.

Torneremo sul concetto di Secondary Meaning più avanti.

Concludendo

Pertanto, a conclusione di questa disamina, appare evidente che il rafforzamento del segno vada valutato in concreto, con l’occhio del consumatore medio che si ponga all’atto di acquisto del prodotto e che, in relazione alla sua memoria pregressa sia in grado di riconoscere un segno per la sua distintività.

Cosicché il giudizio di contraffazione, nel caso di un marchio originariamente debole dovrà essere effettuato:

  • considerando la possibile appropriazione dei pregi di un segno, anche in assenza di identità nella riproduzione, laddove in ogni caso vi sia una sostanziale idoneità a deviare le scelte dei consumatori. Il giudizio potrà essere effettuato anche sulla base di un esame globale e sintetico.
  • considerando la possibile riabilitazione del marchio, mediante il rafforzamento della capacità distintiva dello stesso attraverso la diffusione e la pubblicità (cd. Secondary Meaning).

  1. v. Cass. n. 91 e 1929/1998; 
  2. v. Cass. n. 1437/1990, 4405/2006, n. 6193/2008; 
  3. v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008; 
  4. Trib. Bologna Sez. Specializzata in materia di imprese, 26/09/2014 

Info sull'Autore

Andrea Rinaldo

Laureato in Giurisprudenza ed appassionato di informatica. Mi occupo di proprietà intellettuale, industriale, privacy ed ICT.

Leggi articolo precedente:
Continui dubbi su efficacia e modalità attuative del diritto all’oblio
Schermata-2015-02-18-alle-21.54.52
FB is watching you! – Analisi della Privacy Policy di Facebook

L’analisi delle abitudini e la profilazione degli utenti. La notifica al Garante Privacy
Chiudi